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Come registrare un marchio per ecommerce

02/01/2022

Come registrare un marchio per ecommerce


Vuoi sapere come registrare un marchio per il tuo ecommerce? 

In questo articolo vedremo cos’è un marchio, i requisiti che deve avere e i vantaggi derivanti dalla sua registrazione.
 

Nel processo di apertura del tuo ecommerce ti sarai certamente chiesto quale forma dare al tuo logo. Infatti, definire che segno, parola o nome contraddistinguerà i prodotti o i servizi venduti in un ecommerce è sicuramente uno dei primi elementi da decidere.
 

Contestualmente a questa decisione è opportuno chiedersi se registrare il marchio e quali rischi si corrono a non effettuare questa attività.
 

Di seguito chiariremo le perplessità più comuni degli ecommerce sui marchi e la loro tutela.

 

Cos’è un marchio


Con specifico riferimento al nostro contesto digitale, il marchio in un ecommerce è un segno in grado di distinguere i prodotti o i servizi forniti da un sito di commercio elettronico rispetto a quelli forniti da un sito concorrente.   


Un marchio è in grado di rappresentare e rammentare al cliente determinate caratteristiche e qualità dei beni o servizi venduti nell’ecommerce. In questo modo il marchio, grazie al passa parola e alle esperienze positive di vendita, susciterà un piacevole ricordo ai consumatori che saranno invogliati a effettuare o a ripetere l’acquisto presso il tuo sito.


Pertanto, se registri il marchio detieni il diritto all’uso esclusivo di quel segno nella classe di appartenenza nella quale lo hai registrato. In questo modo impedisci che terzi lo usino per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o affini a quelli da te venduti.


Tuttavia, è bene sapere che non è sempre possibile registrare il marchio per ecommerce.


Infatti, possono costituire oggetto di registrazione i segni atti a:
 

  • distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
  • essere rappresentati graficamente (anche mediante l’ausilio di supporti).


Può quindi essere registrato qualsiasi segno (ovvero parole, cifre, disegni e forme) che abbiano capacità distintiva e che possano essere rappresentati con chiarezza.


Tuttavia, oltre a questi loghi tradizionali possono essere registrati anche suoni, marchi di posizionamento e persino odori. Alcuni marchi registrati e appartenenti a questa categoria, non convenzionale, sono, a titolo di esempio: la suola rossa delle scarpe, il profumo di fragole mature come fragranza per detersivi e il suono caratterizzante l’avvio del sistema operativo Windows.


I requisiti di un marchio


Per poter registrare il marchio per ecommcerce, esso deve possedere anche ulteriori caratteristiche oltre a quelle precedentemente descritte, ovvero la:
 

  • Novità
  • Capacità distintiva
  • Liceità e verità del segno


Non sussiste il requisito della novità se il logo che vuoi registrare sia simile o identico ad un marchio già registrato per identificare prodotti o servizi identici o affini a quelli che vorresti vendere nel tuo ecommerce.


Qualora invece il marchio anteriormente registrato sia notorio non potrà essere utilizzato un marchio identico o simile a quest’ultimo anche per prodotti e servizi venduti non affini.


Un ulteriore requisito è la capacità distintiva, la quale consente ad un marchio di distinguere i prodotti o servizi venduti da un ecommerce rispetto a quelli venduti da un concorrente.


La capacità distintiva viene a mancare qualora i marchi siano costituiti esclusivamente da segni o parole divenuti di uso comune (es. Lusso, Extra) o nel caso siano costituiti esclusivamente da denominazioni descrittive dei prodotti o dei servizi venduti.


Per questa ragione, per possedere un marchio con una forte capacità distintiva, è necessario evitare collegamenti concettuali tra marchio e prodotti o servizi ad esso associati. Ad esempio, verrebbe a mancare la capacità distintiva se per identificare un sito di commercio elettronico che vende vino prodotto in toscana si utilizzasse il marchio “Vino Toscano”.


L’ultimo requisito necessario è quello della liceità e della verità del segno: i marchi non possono essere contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.


Ad esempio, è stato dichiarato nullo il logo “Buddha Bar” in quanto accostava una religione alla vendita di bevande.


Infine, i marchi non possono essere decettivi, ovvero in grado di trarre in inganno il pubblico in relazione alla provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti venduti.
 

registrare il marchio nell'ecommerce


Come registrare un marchio per ecommerce


Prima di poter effettuare la registrazione del logo dovresti porti due domande:
 

  • In che territorio intendi vendere prodotti o servizi mediante il tuo sito ecommerce?
  • In che settori vuoi operare? Hai intenzione di espandere il tuo business in altri settori?


È importante stabilire il territorio in cui si ha intenzione di operare nell’ecommerce, in quanto l’esclusività del logo, derivante dalla registrazione, ha una valenza territoriale.


Se quindi decidi di registrare il marchio in Italia devi sapere che in diversi Paesi altri siti di commercio elettronico potranno registrare un marchio simile al tuo e potranno vendere beni o servizi identici e affini a quelli da te venduti.


Se il tuo ecommerce opera prevalentemente in Italia, ciò non costituisce di solito una minaccia per il tuo business.


Tuttavia, qualora tu voglia vendere in maniera continuativa i tuoi beni e servizi in un’altra nazione sarebbe opportuno registrare il marchio anche in quello specifico paese (o in Europa).


Un ulteriore elemento da definire è il settore merceologico in cui s’intende operare.


La registrazione di un marchio deve essere realizzata in relazione ad una classe (a livello internazionale si prende come riferimento la Classificazione di Nizza), la quale ricomprende determinati prodotti o servizi.


L’uso esclusivo è tutelato solo per la vendita dei prodotti o servizi della classe oggetto della registrazione.


Quindi due marchi simili possono coesistere qualora i prodotti o i servizi ad essi corrispondenti non siano affini.


Per questo motivo è molto importante stabilire le classi per le quali effettuare la registrazione.

Nel caso tu abbia intenzione, nel futuro, di espandere il tuo ecommerce ad altre classi merceologiche è opportuno effettuare la registrazione anche in relazione alle classi di interesse.


La ricerca di anteriorità


Per poter verificare che il marchio possieda tutti i requisiti, in precedenza enunciati, è indicato rivolgersi ad un professionista del settore.


Il professionista dovrà effettuare una ricerca di anteriorità, mediante la consultazione di banche dati, per verificare che il marchio abbia il requisito della novità. È importante effettuare questa ricerca per verificare se siano già registrati dei marchi uguali o simili al tuo e, in tal caso, se i prodotti o i servizi da esso contraddistinti siano affini a quelli da te venduti.


Questa ricerca acquista un’importanza fondamentale se la registrazione dei marchi viene effettuate in Italia. Infatti, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non effettua nessuna verifica sulle domande di registrazione di marchi e soprattutto sull’eventuale sussistenza di marchi, in precedenza registrati, uguali o simili. Questo può comportare che, se anche la procedura di registrazione è andata a buon fine, terzi potrebbero chiedere il suo annullamento vantando diritti anteriori derivanti da una precedente registrazione.  
 

Perché è importante registrare il marchio nell’ecommerce


I principali vantaggi nella registrazione del marchio in un ecommerce sono:
 

  • Averne l’uso esclusivo
  • Veicolare un messaggio ai clienti attraverso il marchio
  • Detenerne il dominio


Uso esclusivo


Mediante la registrazione del marchio potrai goderne l’uso esclusivo, posto che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ai terzi l’utilizzo.

Se registri il marchio del tuo sito di commercio elettronico, potrai quindi evitare che i tuoi concorrenti possano:
 

  • Apporre il segno sui loro prodotti, confezioni o imballaggi;
  • Immettere in commercio prodotti o servizi contraddistinti dal tuo segno;
  • Utilizzare il tuo segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.


Il messaggio


Sebbene il marchio di per sé abbia un valore distintivo se  interagisce con altri fattori può divenire in grado di trasmettere un messaggio.


Infatti, mediante la pubblicità, le pratiche commerciali e l’impostazione e la grafica del sito ecommerce, un semplice marchio può essere in grado di veicolare un preciso messaggio.


Ad esempio, attraverso la pubblicità e il riscontro positivo degli acquirenti il logo Apple è comunemente associato a un buon prodotto con ottime prestazioni e molto durevole.


I clienti sceglieranno di acquistare dal tuo sito ecommerce attirati dal messaggio da te veicolato e associato al tuo marchio. Registrare il logo ti permetterà di concentrarti, in completa serenità, sul messaggio che vuoi comunicare e su come trasmetterlo ai tuoi clienti, senza che terzi possano interferire.


Il dominio


Infine, un ulteriore beneficio che apporta la registrazione del marchio per ecommerce, utile specialmente per chi detiene un sito di commercio elettronico, è la possibilità di tutelare il proprio dominio. È opinione consolidata della giurisprudenza ritenere contraffazione la registrazione di un dominio che violi la proprietà di un marchio già registrato. In tale circostanza chi registra il dominio riceverebbe un indebito vantaggio, sfruttando la notorietà del marchio in precedenza registrato.


Grazie a questo orientamento si può affermare che mediante la registrazione del marchio anche il dominio venga tutelato di conseguenza.  Infatti, qualora un terzo decidesse di registrare un nome a dominio uguale o simile al vostro marchio preventivamente registrato, potrai pretendere la sua rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo.


Spero che questo articolo ti possa essere stato utile. In ogni caso ti ricordiamo che LegalBlink offre assistenza e consulenza legale a ecommerce e web agency su tutte le tematiche legali connesse alla loro attività, tra le quali figura anche la registrazione dei marchi dei siti ecommerce.

 

Come LegalBlink ti aiuta a registrare il tuo marchio per ecommerce


E’ molto facile registrare il tuo marchio con LegalBlink.

  1. Invia il tuo logo in formato pdf e comunica dove lo vuoi registrare: Europa o Italia
  2. Svolgiamo la ricerca di anteriorità
  3. Se ci sono i presupposti per registrare il marchio, previo pagamento del preventivo, procediamo alla registrazione entro 24 ore dal ricevimento della delega.


Se hai ulteriori domande contattaci!


Selene Galeazzi – Team LegalBlink